Ementa
DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA MISTA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA E USO ISOLADO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável às alíneas a e c do art. 105, III, da Constituição Federal, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sobre exclusividade de marca mista e uso isolado de elementos nominativos.
2. A controvérsia versa sobre ação de abstenção de uso de marca, com pedido liminar, visando impedir a utilização dos sinais "BLACK IS WHITE" e "WHITE IS BLACK" e variações, além de indenização por danos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 20% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à apelação e deixando de majorar os honorários por já estarem no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o art. 129 da Lei n. 9.279/1996 ao negar a exclusividade da marca "BLACK WHITE"; (ii) saber se houve violação do art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996 ao afastar abstenção e indenização diante do uso "BLACK IS WHITE" e "WHITE IS BLACK"; (iii) saber se houve violação do art. 131 da Lei n. 9.279/1996 por permitir a convivência sem analisar confusão ou associação indevida; (iv) saber se houve afronta ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 ao permitir convivência apesar de indeferimentos do INPI; e (v) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exclusividade da marca mista recai sobre o conjunto nominativo-figurativo; o uso isolado de expressão corriqueira não configura violação, e o acórdão está alinhado à jurisprudência desta Corte. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 129, 130, III, e 131 da Lei n. 9.279/1996.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação de que a proteção da marca mista recai sobre o conjunto, não havendo violação por uso isolado de expressão comum. A ausência de cotejo analítico e a sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte impedem o conhecimento do dissídio. Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.279/1996, arts. 129, 130, III, 131, 124, XIX; CF, art. 105, III; CPC, arts. 85, § 11, § 2º, 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021; STJ, REsp n. 2.237.720/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025; STJ, REsp n. 2.063.261/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2197374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, Súmula n. 83.