Art. 131

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso especial e majorou honorários, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da inviabilidade de reexame de fatos e provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica das premissas fáticas; (ii) saber se foram apreciadas as consequências jurídicas, à luz dos arts. 124, XIX, 2, V, e 195, III, da Lei n. 9.279/1996, da identidade gráfica/fonética e da possibilidade de confusão entre "EXPERT LOG" e "EXPERT-LOG"; (iii) saber se foi analisado o alcance do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, quanto à oposição administrativa e à segurança jurídica; (iv) saber se houve exame da autorização dos arts. 173 a 175 da LPI para anulação dentro do quinquênio; (v) saber se foi reconhecido o uso marcário em meios digitais pelo art. 131 da LPI; (vi) saber se houve aplicação do art. 124, XXIII, da LPI; (vii) saber se houve julgamento citra petita por violação aos arts. 128, 459 e 460 do CPC; (viii) saber se houve proteção do título de estabelecimento e nome anterior pelo art. 126, § 1º, da LPI; e (ix) saber se foi analisada a proteção autoral dos elementos figurativos pelos arts. 18 e 28 da Lei n. 9.610/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

4. Não se verifica omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica, pois o acórdão afirmou a necessidade de revolvimento probatório e aplicou a Súmula n. 7 do STJ.

5. Inexistente omissão quanto às consequências da similitude gráfica/fonética e da confusão entre "EXPERT LOG" e "EXPERT-LOG", por terem sido enfrentadas sob a LPI e a Lei n. 9.610/1998, com óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Não há omissão sobre o alcance do art. 129, § 1º, da LPI, ante a conclusão de ausência de prova robusta do uso anterior e insuficiência da titularidade de domínio para caracterizar uso marcário.

7. Inexiste omissão acerca dos arts. 173 a 175 da LPI, tendo sido afirmada a improcedência por insuficiência probatória e proteção à segurança jurídica do registro, insuscetíveis de revisão sem reexame de provas.

8. Não subsiste omissão quanto ao art. 131 da LPI, porque se assentou que a titularidade de domínio, por si, não configura uso de marca e a alteração demandaria revolvimento probatório.

9. Inexiste omissão relativa ao art. 124, XXIII, da LPI, por terem sido enfrentadas a colidência de sinais e a afinidade de serviços, mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

10. Não há julgamento citra petita quanto aos arts. 128, 459 e 460 do CPC, pois a decisão examinou colidência de sinais, especialidade dos serviços e precedência, mantendo a improcedência.

11. Inexistente omissão quanto ao art. 126, § 1º, da LPI, em razão da análise da colidência dos sinais e da insuficiência probatória do uso anterior, inviável de revisão sem reexame.

12. Não se constata omissão sobre a proteção autoral dos elementos figurativos (arts. 18 e 28 da Lei n. 9.610/1998), por terem sido agrupados aos argumentos de colidência marcária e obstados pela Súmula n. 7 do STJ.

13. Adverte-se quanto à multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de declaração por omissão quando o acórdão embargado analisa devidamente as teses suscitadas e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste julgamento citra petita quando a decisão enfrenta a colidência de sinais, a especialidade dos serviços e a precedência, mantendo a coerência entre a fundamentação e a conclusão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, 128, 341, 459 e 460; Lei n. 9.279/1996, arts. 2, V, 124, VI, XVII, XIX e XXIII, 126, § 1º, 129, § 1º, 131, 173, 174, 175 e 195, III; Lei n. 9.610/1998, arts. 18 e 28; Constituição Federal, art. 105, III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

DIREITO EMPRESARIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA MISTA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA E USO ISOLADO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ, aplicável às alíneas a e c do art. 105, III, da Constituição Federal, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sobre exclusividade de marca mista e uso isolado de elementos nominativos.

2. A controvérsia versa sobre ação de abstenção de uso de marca, com pedido liminar, visando impedir a utilização dos sinais "BLACK IS WHITE" e "WHITE IS BLACK" e variações, além de indenização por danos.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 20% do valor da causa.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à apelação e deixando de majorar os honorários por já estarem no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o art. 129 da Lei n. 9.279/1996 ao negar a exclusividade da marca "BLACK WHITE"; (ii) saber se houve violação do art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996 ao afastar abstenção e indenização diante do uso "BLACK IS WHITE" e "WHITE IS BLACK"; (iii) saber se houve violação do art. 131 da Lei n. 9.279/1996 por permitir a convivência sem analisar confusão ou associação indevida; (iv) saber se houve afronta ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 ao permitir convivência apesar de indeferimentos do INPI; e (v) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso pela alínea c.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exclusividade da marca mista recai sobre o conjunto nominativo-figurativo; o uso isolado de expressão corriqueira não configura violação, e o acórdão está alinhado à jurisprudência desta Corte. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 129, 130, III, e 131 da Lei n. 9.279/1996.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação de que a proteção da marca mista recai sobre o conjunto, não havendo violação por uso isolado de expressão comum. A ausência de cotejo analítico e a sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte impedem o conhecimento do dissídio. Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.279/1996, arts. 129, 130, III, 131, 124, XIX; CF, art. 105, III; CPC, arts. 85, § 11, § 2º, 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021; STJ, REsp n. 2.237.720/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2025; STJ, REsp n. 2.063.261/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2197374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ, Súmula n. 83.

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF).

2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico.

3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.

4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.

5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.

6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

11. Recurso especial não provido.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMAS TÉCNICAS. ABNT. COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. USO DA MARCA. FAIR USAGE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

1. Controvérsia limitada a definir se, na comercialização, por terceiros, de normas técnicas da ABNT, é possível associar marcas registradas pela referida entidade de normalização, à luz das disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O titular do registro da marca no INPI, ressalvadas as exceções legais, tem o direito de usá-la com exclusividade. Precedentes.

3. Impossibilidade de dissociar, de um lado, o direito de comercialização de normas técnicas por terceiro e, de outro, o direito ao uso da marca registrada pelo ente normalizador, considerando o disposto no art. 132, I, da Lei nº 9.279/1996, que veda ao titular da marca a prática de qualquer ato que impeça comerciantes ou distribuidores de utilizá-la em sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

4. Presente a circunstância de que a ora recorrida (TARGET) tem em seu favor um provimento jurisdicional que a autoriza a comercializar as normas técnicas de titularidade da ABNT, é forçoso reconhecer o seu direito de fazer referência às marcas nominativa e figurativa de titularidade da autora - nome e logo -, apenas para indicar a origem das normas por ela comercializadas.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da pena por litigância de má-fé na hipótese em que a parte infringe o dever legal de expor os fatos em juízo conforme a verdade, apartando-se da lealdade e da boa-fé.

6. Recurso especial não provido.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE O INPI. USO INDEVIDO. DANO QUE SE PRESUME. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 1/12/2008. Recurso especial interposto em 9/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- O propósito recursal é definir se a utilização da marca "IOV" pelo recorrente viola o direito de uso exclusivo titulado pelo recorrido, assim como verificar o cabimento da reparação por danos materiais e da compensação por danos morais postuladas.

3- Os prejuízos causados pelo uso não autorizado de marca alheia prescindem de comprovação, pois se consubstanciam na própria violação do direito do titular, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada pelo acórdão recorrido.

4- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6- Recurso especial não provido.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICIDADE COMPARATIVA. EXCESSO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À ABSTENÇÃO DO USO DA PROPAGANDA E AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. PEDIDO DE CONDENAÇÃO A DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal analisado todos os argumentos suscitados pelas partes, não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/1973.

2. Considerando que o caso não se trata de contrafação ou uso indevido de marca, mas, sim, de publicidade comparativa, a qual é aceita pela jurisprudência desta Corte Superior, caberia à parte autora a comprovação dos danos materiais sofridos em decorrência do abuso cometido na publicidade veiculada pelas rés, o que não ocorreu na espécie, não se tratando de hipótese de dano patrimonial presumido.

3. A recorrente ficou vencida em parte significativa do pedido, razão pela qual revela-se correta a distribuição da sucumbência realizada pelas instâncias de origem.

4. Recurso especial desprovido.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO, CONCORRENCIAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PUBLICIDADE COMPARATIVA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS INTERESSES DO TITULAR DA MARCA COMPARADA E OS DO PÚBLICO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOAM DAS PREMISSAS LEGAIS E TEÓRICAS ORA FIXADAS.

1- Ação ajuizada em 31/3/2010. Recurso especial interposto em 17/12/2013 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2- O propósito recursal é definir se a estratégia de marketing utilizada pela recorrida, baseada em publicidade comparativa, violou direito marcário titulado pelas recorrentes.

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede, quanto às normas por eles veiculadas, o conhecimento do recurso especial.

4- A publicidade comparativa pode ser definida como método ou técnica de confronto empregado para enaltecer as qualidades ou o preço de produtos ou serviços anunciados em relação a produtos ou serviços de um ou mais concorrentes, explícita ou implicitamente, com o objetivo de diminuir o poder de atração da concorrência frente ao público consumidor.

5- A despeito da ausência de abordagem legal específica acerca da matéria, a publicidade comparativa é aceita pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que observadas determinadas regras e princípios concernentes ao direito do consumidor, ao direito marcário e ao direito concorrencial, sendo vedada a veiculação de propaganda comercial enganosa ou abusiva, que denigra a imagem da marca comparada, que configure concorrência desleal ou que cause confusão no consumidor. Precedentes.

6- Na hipótese dos autos, conforme as premissas fáticas assentadas pelo juízo de origem - soberano no exame do acervo probatório -, verifica-se que a publicidade comparativa veiculada pela recorrida não violou os ditames da boa-fé, foi realizada com propósito informativo e em benefício do consumidor, não tendo sido constatada a prática de atos de concorrência desleal, tampouco de atos que tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos das recorrentes.

7- Recurso especial não provido.