Art. 1.166

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo em recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 e 284 do STF e da ausência de similitude fática para a comprovação do dissídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à obrigatoriedade de cumprimento das decisões do INPI, com negativa de vigência dos arts. 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996 e 1.166 do CC; (ii) saber se cabem efeitos infringentes para impor a abstenção do uso da marca "BULL AND BEER"; e (iii) saber se é aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante de alegado caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou a exclusividade do registro e a vedação de uso por terceiros à luz dos arts. 129 e 130 da LPI e 1.166 do CC, concluindo pela ausência de potencial de confusão e pela natureza evocativa dos sinais.

5. Efeitos infringentes não são cabíveis, porque a pretensão demanda rediscussão de premissas fático-probatórias sobre distintividade e risco de confusão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica ao caso, já que ausente intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa a exclusividade de registro e a vedação de uso por terceiros à luz dos arts. 129 e 130 da LPI e 1.166 do CC e conclui pela ausência de potencial de confusão e pela natureza evocativa dos sinais. 2. Não cabem efeitos infringentes em embargos de declaração quando se pretende rediscutir premissas fático-probatórias sobre distintividade e potencial de confusão. 3. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC sem prova de propósito protelatório do recurso". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, 129, 130 e 195, IV; CC, art. 1.166, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no AREsp n. 2140678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgados em 1º/12/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.427.383/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA. EMPRESAS VIZINHAS INSERIDAS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. DELIMITAÇÃO DOS FATOS E PROVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Em regra, nome empresarial e marca semelhantes, mas de titularidades diferentes, podem conviver, cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ admite, contudo, que nome empresarial anterior impeça o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante, em se tratando de empresas no mesmo ramo de atividade, quando houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração dos seus serviços e possibilidade de confusão ao público consumidor. Precedentes.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do exame das provas juntadas aos autos, assentou que ambos os estabelecimentos comerciais localizavam-se não só no mesmo Estado (RS), como "lado a lado", e que o objeto social das empresas causava potencial confusão aos consumidores.

4. Para concluir, ao contrário do acórdão recorrido, que as empresas não atuariam na mesma área geográfica e que não estaria configurada possibilidade de confusão ao público consumidor, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL/MARCA. EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO E POTENCIAL DE CONFUSÃO; CONCORRÊNCIA DESLEAL; DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas n. 283 do STF, 7 e 83 do STJ, e falta de similitude fática para o dissídio, prejudicando a análise da divergência.

2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais por uso indevido de marca.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos.

4. A Corte a quo reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos, afirmando baixo potencial distintivo dos sinais, termos evocativos comuns ao ramo, sedes em cidades diferentes e ausência de prova de confusão ou de desvio de clientela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o registro assegura exclusividade nacional e se o acórdão mitigou indevidamente os arts. 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996 c/c art. 1.166, parágrafo único, do CC; (ii) saber se houve ofensa ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 ante a permissão de uso de marca indeferida pelo INPI; (iii) saber se se configurou concorrência desleal à luz do art. 195, IV, da Lei n. 9.279/1996; (iv) saber se o art. 129 da Lei n. 9.279/1996 impede coexistência de marcas evocativas e comércio local; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação das premissas de distintividade, potencial de confusão, desvio de clientela e alcance do comércio local demanda reexame de fatos e provas.

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à mitigação da exclusividade de marcas fracas, sugestivas ou evocativas e à exigência de prova concreta de confusão.

8. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade e a deficiência de fundamentação quanto ao dissídio jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame das premissas fáticas sobre distintividade, risco de confusão e concorrência desleal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ se o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência quanto à mitigação da exclusividade de marcas evocativas. 3. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF diante da falta de impugnação específica e da deficiência de fundamentação sobre o dissídio." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 129, 130, 124, XIX, 195, IV; CC, art. 1.166, parágrafo único; CF, art. 105, III, a, c; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, AgInt no AREsp n. 2140678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022; STJ, AgInt nos EREsp n. 1778766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/12/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1427383/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2020.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE (SÚMULAS E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 124, XV, 125, 126, 129 da Lei n. 9.279/1996, art. 1.166 do Código Civil e art. 6 bis da Convenção da União de Paris, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, por falta de similitude fática e por ausência de cotejo analítico; conclui pelo desprovimento do agravo.

2. A controvérsia versa sobre apelação cível em ação de não infringência de marca, envolvendo proteção marcária, uso de patronímico e cancelamento de nome de domínio.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

4. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer inexistência de violação de marca, indeferimento de alto renome, licitude do nome empresarial, aplicação do princípio first come, first served no domínio e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 129 da Lei n. 9.279/1996 pela permissão de uso da expressão "PRADA" em serviços da classe 36; (ii) saber se houve violação do art. 124, XV, da Lei n. 9.279/1996 c/c o art. 1.166 do CC pelo uso de patronímico como marca e nome empresarial sem consentimento; (iii) saber se houve violação do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 ao negar proteção ampliada por alto renome; (iv) saber se houve violação do art. 126 da Lei n. 9.279/1996 e do art. 6 bis da Convenção da União de Paris quanto à notoriedade setorial e ao cancelamento do domínio "pradabr.com.br"; (v) saber se houve infringência do art. 4º da Resolução n. 2/2017/STJ-GPN sobre despesas de remessa em processo digital; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e similitude fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do conjunto fático-probatório quanto à comparação de signos, confusão mercadológica, notoriedade fora do ramo de moda e má-fé no registro do domínio.

7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência sobre proteção de alto renome dependente de reconhecimento formal do INPI e sobre a convivência entre marca e domínio sem confusão ou má-fé.

8. Não há prequestionamento quanto ao art. 4º da Resolução n. 2/2017/STJ-GPN, atraindo a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF; além disso, há deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.

9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de similitude fática; a incidência da Súmula n. 7 pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c na mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas sobre confusão mercadológica, imitação gráfica, notoriedade setorial e má-fé em registro de domínio. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois a proteção do art. 125 da Lei n. 9.279/1996 depende de reconhecimento formal do INPI e não autoriza extensão automática extraclasse. 3. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento do art. 4º da Resolução n. 2/2017/STJ-GPN; e a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação. 4. A ausência de cotejo analítico e de similitude fática impede o conhecimento do dissídio, sendo prejudicada a alínea c quando incide a Súmula n. 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XV, 125, 126, 129; CC, art. 1.166; CPC, arts. 85, § 11, 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º; Resolução n. 2/2017/STJ-GPN, art. 4º, caput; Resolução n. 08/2008/CGI, art. 1º; Convenção da União de Paris, art. 6 bis, item 3.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.466.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016; STJ, REsp n. 1.787.676/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021; STJ, REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025; STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282, 284.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Ação ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da recorrida.

3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.

4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor.

5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.

6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.

1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem.

2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.

3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).

4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.

5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).

6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).

7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).

9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.

10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.

11. Recurso especial não provido.

DIREITO MARCÁRIO E CIVIL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO A QUALQUER TÍTULO. 1. NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NOME CIVIL IDÊNTICO NA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMONÍMIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. 2. CONFRONTO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. NOME EMPRESARIAL EMPREGADO EM SEGMENTO DISTINTO. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Demanda proposta na vigência do CC/1916, na qual se pretendeu a determinação de abstenção de utilização do termo "EINSTEIN" a qualquer título, em razão de violação de marca e nome empresarial.

2. É compatível com a regulamentação dos nomes empresariais, tanto a vigente à época dos registros como a atual, a utilização do nome civil de sócio na composição dos nomes de pessoas jurídicas, de modo que a verificação de identidade ou semelhança dos nomes empresariais deve observar a composição final, e não termos destacados.

3. No confronto entre marca registrada e nome empresarial, a incidência do princípio da anterioridade deve ser temperada pela incidência conjunta dos princípios da anterioridade e territorialidade. Precedentes. 4. Conquanto o nome civil consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada.

5. A determinação de abstenção de utilização do termo apontado, que é também o prenome do sócio-fundador da sociedade-ré, resulta em restrição indevida a seu direito de personalidade, uma vez que não há identidade entre as denominações finais confrontadas, nem a utilização em mesmo segmento de mercado.

6. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. ÂMBITO DE PROTEÇÃO. UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE ARQUIVADOS OS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/11/2010. Recurso especial interposto em 3/9/2014 e concluso à Relatora em 25/8/2016.

2- O propósito recursal é definir se o nome empresarial adotado e utilizado pelo recorrido viola direitos de propriedade industrial titulados pelo recorrente.

3- A ausência de decisão acerca das teses invocadas pelo recorrente impede, quanto a elas, o conhecimento do recurso especial.

4- O nome empresarial goza de proteção jurídica tão somente no âmbito do ente federativo onde se localiza a Junta Comercial em que arquivados os atos constitutivos da sociedade que o titula, podendo ser estendida a todo território nacional apenas na hipótese de pedido de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

5- Na espécie, os atos constitutivos das partes foram arquivados em diferentes entes federativos, não havendo notícia de que o recorrente tenha pleiteado proteção em todo o território nacional, de modo que sua pretensão de abstenção de uso não merece prosperar.

6- Ademais, o acórdão recorrido concluiu que, dada a atividade desempenhada por cada uma das empresas, a existência simultânea dos nomes empresariais não é capaz de acarretar confusão e prejuízo aos consumidores.

7- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

8- Recurso especial não provido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017.

2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente.

3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.

7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso.

8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência.

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.