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Lei nº 9.279, de 14/05/1996

Art. 174

Lei nº 9.279/1996, art. 174 — Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

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Decisões que citam este artigo

7 decisões

STJAcórdãoj. 31/08/2026

STJ, EDcl no AREsp 2.678.111

Rel. Min. João Otávio de NoronhaQuarta TurmaDJEN 03/09/2026

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso especial e majorou honorários, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da inviabilidade de reexame de fatos e provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica das premissas fáticas; (ii) saber se foram apreciadas as consequências jurídicas, à luz dos arts. 124, XIX, 2, V, e 195, III, da Lei n. 9.279/1996, da identidade gráfica/fonética e da possibilidade de confusão entre "EXPERT LOG" e "EXPERT-LOG"; (iii) saber se foi analisado o alcance do art. 129, § 1º, da Lei n. 9.279/1996, quanto à oposição administrativa e à segurança jurídica; (iv) saber se houve exame da autorização dos arts. 173 a 175 da LPI para anulação dentro do quinquênio; (v) saber se foi reconhecido o uso marcário em meios digitais pelo art. 131 da LPI; (vi) saber se houve aplicação do art. 124, XXIII, da LPI; (vii) saber se houve julgamento citra petita por violação aos arts. 128, 459 e 460 do CPC; (viii) saber se houve proteção do título de estabelecimento e nome anterior pelo art. 126, § 1º, da LPI; e (ix) saber se foi analisada a proteção autoral dos elementos figurativos pelos arts. 18 e 28 da Lei n. 9.610/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

4. Não se verifica omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica, pois o acórdão afirmou a necessidade de revolvimento probatório e aplicou a Súmula n. 7 do STJ.

5. Inexistente omissão quanto às consequências da similitude gráfica/fonética e da confusão entre "EXPERT LOG" e "EXPERT-LOG", por terem sido enfrentadas sob a LPI e a Lei n. 9.610/1998, com óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Não há omissão sobre o alcance do art. 129, § 1º, da LPI, ante a conclusão de ausência de prova robusta do uso anterior e insuficiência da titularidade de domínio para caracterizar uso marcário.

7. Inexiste omissão acerca dos arts. 173 a 175 da LPI, tendo sido afirmada a improcedência por insuficiência probatória e proteção à segurança jurídica do registro, insuscetíveis de revisão sem reexame de provas.

8. Não subsiste omissão quanto ao art. 131 da LPI, porque se assentou que a titularidade de domínio, por si, não configura uso de marca e a alteração demandaria revolvimento probatório.

9. Inexiste omissão relativa ao art. 124, XXIII, da LPI, por terem sido enfrentadas a colidência de sinais e a afinidade de serviços, mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

10. Não há julgamento citra petita quanto aos arts. 128, 459 e 460 do CPC, pois a decisão examinou colidência de sinais, especialidade dos serviços e precedência, mantendo a improcedência.

11. Inexistente omissão quanto ao art. 126, § 1º, da LPI, em razão da análise da colidência dos sinais e da insuficiência probatória do uso anterior, inviável de revisão sem reexame.

12. Não se constata omissão sobre a proteção autoral dos elementos figurativos (arts. 18 e 28 da Lei n. 9.610/1998), por terem sido agrupados aos argumentos de colidência marcária e obstados pela Súmula n. 7 do STJ.

13. Adverte-se quanto à multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de declaração por omissão quando o acórdão embargado analisa devidamente as teses suscitadas e aplica a Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste julgamento citra petita quando a decisão enfrenta a colidência de sinais, a especialidade dos serviços e a precedência, mantendo a coerência entre a fundamentação e a conclusão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 11, 128, 341, 459 e 460; Lei n. 9.279/1996, arts. 2, V, 124, VI, XVII, XIX e XXIII, 126, § 1º, 129, § 1º, 131, 173, 174, 175 e 195, III; Lei n. 9.610/1998, arts. 18 e 28; Constituição Federal, art. 105, III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Ver decisão
STJAcórdãoj. 04/05/2026

STJ, REsp 2.146.209

Rel. Min. João Otávio de NoronhaQuarta TurmaDJEN 07/05/2026

DIREITO EMPRESARIAL (PROPRIEDADE INDUSTRIAL). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FORMADA POR TERMO DE USO COMUM. DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO MARCÁRIO "MATHIO ORIGIN". COEXISTÊNCIA DE MARCAS. ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido em apelação cível em ação de nulidade de registro de marca e abstenção de uso de marca.

2. Fato relevante. A parte autora, titular de registros na classe 03 formados pelos sinais "ORIGEM" e variantes, inclusive "ORIGIN" e "ORIGINS", pleiteou a nulidade do registro da marca "MATHIO ORIGIN" na classe 03, a abstenção de uso e medidas correlatas, sob alegação de anterioridade e colisão ideológica.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem, em remessa necessária e apelação da ré, reformou a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo o caráter de uso comum do termo "ORIGIN/ORIGEM/ORIGINS", a distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e a inexistência de confusão, com inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 ao qualificar "ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS" como termo de uso comum, reconhecer a distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e admitir a convivência das marcas na classe 03; (ii) saber se houve julgamento extra petita e vulneração da coisa julgada material, em afronta aos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iii) saber se o recurso especial pode ser conhecido diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, da ausência de prequestionamento específico de teses e da deficiência de impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem quanto ao caráter de uso comum dos sinais "ORIGEM/ORIGIN/ORIGINS" e à afirmada distintividade do conjunto marcário "MATHIO ORIGIN" demanda reexame do contexto mercadológico e do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O afastamento da conclusão de inexistência de aproximação ideológica relevante entre os sinais e de ausência de risco de confusão ao consumidor igualmente exigiria nova análise da semelhança entre as marcas, da percepção do público e do contexto concorrencial, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. A tese recursal fundada no art. 124, XIX e XXIII, da Lei n. 9.279/1996, sob o enfoque específico de reprodução integral impeditiva, não foi examinada pelo Tribunal de origem, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento.

8. Quanto ao art. 129 da Lei n. 9.279/1996, o acórdão recorrido não afastou o direito de uso exclusivo da marca, apenas delimitou seu alcance ao conjunto marcário distintivo em contexto de termo de uso comum; a pretensão de alterar esse entendimento pressupõe reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e não impugna de forma específica o fundamento de que a distintividade reside no elemento "MATHIO", o que atrai a Súmula n. 283 do STF.

9. A alegada violação aos arts. 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996 parte da premissa de que o acórdão teria desconstituído os registros da recorrente e afastado o prazo prescricional quinquenal, hipótese não acolhida pelo Tribunal de origem, que apenas examinou a validade do registro impugnado e a ausência de confusão, evidenciando deficiência de impugnação e a incidência da Súmula n. 283 do STF.

10. A Corte local afastou, inclusive em embargos de declaração, a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que a análise da composição e da distintividade das marcas integra o próprio objeto da ação de nulidade marcária; a revisão dessa conclusão demandaria reinterpretação dos limites objetivos da lide e da causa de pedir, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.

11. No que concerne ao art. 502 do CPC, o acórdão recorrido não desconstituiu decisão anterior nem esvaziou a eficácia dos registros da recorrente, limitando-se a reconhecer a possibilidade de convivência de sinais distintivos compostos por elementos de uso comum, de modo que a tese de violação à coisa julgada se apoia em premissa não adotada no julgado, incidindo a Súmula n. 283 do STF.

12. O entendimento do Tribunal de origem, que admite a coexistência de marcas formadas por termo de uso comum e qualifica o conjunto marcário como distintivo, harmoniza-se com a jurisprudência do STJ quanto à mitigação da exclusividade de marcas fracas ou evocativas, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.

13. Diante da conjugação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e n. 282, 283 e 356 do STF, o recurso especial não reúne os pressupostos de admissibilidade e não pode ser conhecido.

14. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é inviável na hipótese, diante da inexistência de prévia fixação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas relativos ao caráter de uso comum de elementos nominativos, à distintividade do conjunto marcário, à semelhança entre sinais e à possibilidade de confusão ao consumidor.

2. A ausência de prequestionamento específico da tese jurídica e a falta de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso especial e atraem a incidência das Súmulas n. 282, 283 e 356 do STF.

3. O reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da distintividade do conjunto "MATHIO ORIGIN" e da possibilidade de convivência com marcas que contenham termo de uso comum na mesma classe não configura violação aos arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168 e 174 da Lei n. 9.279/1996, nem aos arts. 141, 492 e 502 do CPC.

4. Quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ sobre marca fraca ou evocativa e sobre a convivência de sinais compostos por elementos de uso comum, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso especial. Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, III, a; Lei n. 9.279/1996, arts. 122, 124, XIX e XXIII, 129, 165, 167, 168, 174; CPC/2015, arts. 141, 492, 502, 85, § 11; STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282, 283 e 356 Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 356

Ver decisão
STJAcórdãoj. 18/06/2024

STJ, REsp 2.061.199

Rel. Min. Raul AraújoQuarta TurmaDJe 21/06/2024

DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis, item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, admitindo-se prova em contrário.

2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei 9.279/1996, art. 166).

3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras, ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso, ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a superação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2) relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007, deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento das respectivas extinções.

5. Recurso especial parcialmente provido.

Ver decisão
STJAcórdãoj. 28/02/2023

STJ, REsp 1.994.997

Rel. Min. Nancy AndrighiTerceira TurmaDJe 02/03/2023

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO.

1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA.

3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido.

5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil.

6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI.

7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé.

8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ver decisão
STJAcórdãoj. 27/08/2019

STJ, REsp 1.801.881

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas CuevaTerceira TurmaDJe 03/09/2019

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S.A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro.

3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal.

5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes.

6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que traduzida para o idioma inglês (STORE), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial.

8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes.

9. Recurso especial não conhecido.

Ver decisão
STJAcórdãoj. 07/05/2019

STJ, REsp 1.782.024

Rel. Min. Nancy AndrighiTerceira TurmaDJe 09/05/2019

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96.

1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018.

2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente.

4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279/96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174).

5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes.

6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial.

7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente.

8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Ver decisão
STJAcórdãoj. 25/04/2017

STJ, REsp 1.306.335

Rel. Min. Luis Felipe SalomãoQuarta TurmaDJe 16/05/2017

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário.

4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante.

5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ.

6. Recurso especial não provido.

Ver decisão